——析原告拉科斯特股份有限公司訴被告上海鷗鱷文化用品有限公司、上海亨富利貿(mào)易有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)糾紛案
【案情】
原告拉科斯特股份有限公司。
被告上海歐鱷文化用品有限公司（以下簡稱歐鱷公司）。
被告上海亨富利貿(mào)易有限公司（以下簡稱亨福利公司）。
原告系在法國注冊(cè)的企業(yè)，其在中國注冊(cè)了“鱷魚”圖形商標(biāo)，優(yōu)先權(quán)日為2002年12月18日，專用權(quán)期限為2003年5月6日至2013年5月6日，核定使用商品為文具用品、鋼筆、圓珠筆、墨水、墨水瓶等。該商標(biāo)因連續(xù)三年停止使用被國家商標(biāo)局于2009年9月23日撤銷。
2009年7月21日，上海市普陀區(qū)公證處公證員對(duì)原告委托代理人在被告亨福利公司的商鋪購買“鱷魚668美人魚鉆石銥金筆”、“702#金夾純黑騎士銥金筆”、“鱷之尊爵士純黑寶珠筆”及筆芯、墨水的過程進(jìn)行證據(jù)保全公證，并將上述物品裝箱封存。經(jīng)當(dāng)庭查驗(yàn)，封存的筆、墨水、筆芯及其包裝上，以及說明書、紙袋、宣傳冊(cè)上均使用了“鱷魚”圖形商標(biāo)。
2009年7月22日，在上海市普陀區(qū)公證處公證員的監(jiān)督下，原告委托代理人登陸www.crocodilepen.com網(wǎng)站，對(duì)相關(guān)頁面進(jìn)行實(shí)時(shí)打印，打印件顯示了被告歐鱷公司概況、產(chǎn)品展示、在線訂購、聯(lián)系方式等信息，其中包含兩被告在商品及其包裝上，以及在宣傳中使用的被控侵權(quán)的“鱷魚”商標(biāo)。
經(jīng)比對(duì)，原告注冊(cè)商標(biāo)與被告使用的“鱷魚”商標(biāo)均采用了鱷魚動(dòng)物形象進(jìn)行表現(xiàn)，外形輪廓近似。不同之處在于：1、原告商標(biāo)鱷魚頭部向右，被告商標(biāo)鱷魚頭部向左。2、原告商標(biāo)鱷魚身體布有鱗片，張開的嘴顯現(xiàn)鋸齒狀牙齒，尾部呈鋸齒狀；被告商標(biāo)鱷魚身體無鱗片，張開的嘴部無明顯突出的牙齒，尾部平滑。3、原告商標(biāo)鱷魚體態(tài)較為豐滿，被告商標(biāo)鱷魚體態(tài)相對(duì)纖細(xì)。
2002年至2003年間，被告歐鱷公司先后申請(qǐng)了名稱為筆芯盒、鋼筆、筆芯、鋼筆帽端蓋等14項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利并獲得授權(quán)，其中申請(qǐng)日為2002年9月3日的4項(xiàng)外觀設(shè)計(jì)專利在筆身上均顯示有被控侵權(quán)的鱷魚圖形標(biāo)識(shí)。庭審中，證人證實(shí)2002年5月起，被告歐鱷公司在鋼筆及筆盒上實(shí)際使用了鱷魚圖形。
【審判】
上海市第二中級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，原告的注冊(cè)商標(biāo)雖已撤銷，但就撤銷決定作出前的侵權(quán)行為而言，原告仍有權(quán)請(qǐng)求給予保護(hù)。審理中，原告未能提供切實(shí)證據(jù)證明其在商標(biāo)獲得核準(zhǔn)注冊(cè)后，對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用。原告雖訴稱鱷魚商標(biāo)在服裝等商品上具有較高知名度，但不能當(dāng)然推定該商標(biāo)在筆類商品上也具有較高知名度。被告歐鱷公司在原告申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)日之前便已經(jīng)將涉案鱷魚圖形結(jié)合在其筆類外觀設(shè)計(jì)中使用，而且進(jìn)行了多年的使用，以相關(guān)公眾的一般注意力在隔離狀態(tài)下觀察，二者不會(huì)產(chǎn)生混淆和誤人，故可認(rèn)定兩被告使用的鱷魚圖形標(biāo)識(shí)不構(gòu)成對(duì)原告注冊(cè)商標(biāo)的近似。因此，兩被告在所生產(chǎn)、銷售的筆類產(chǎn)品上使用鱷魚圖形標(biāo)識(shí)的行為不構(gòu)成對(duì)原告鱷魚注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的侵犯。依照《中華人民共和國商標(biāo)法》第五十二條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)，《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款、第十條和《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條、第十一條之規(guī)定，判決駁回原告拉科斯特股份有限公司的訴訟請(qǐng)求。
宣判后，原告不服依法提起上訴，上海高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為上訴人的上訴請(qǐng)求及理由缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，故駁回上訴，維持原判。
【評(píng)析】
本案中原告的商標(biāo)在注冊(cè)后并未實(shí)際投入使用，未使用注冊(cè)商標(biāo)的效力如何？未使用的注冊(cè)商標(biāo)應(yīng)當(dāng)如何保護(hù)？司法實(shí)踐中存在著不同的認(rèn)識(shí)，裁判標(biāo)準(zhǔn)也不統(tǒng)一。在注冊(cè)取得模式下，雖然商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)不需要以注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用為條件，但是未使用注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)范圍將受到限制。在核定使用的商品上使用核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)，屬于商標(biāo)注冊(cè)人專有使用權(quán)的范圍，無論注冊(cè)商標(biāo)有無使用，其他人未經(jīng)許可均不得在相同商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同的商標(biāo)。但是對(duì)于他人在相同商品上使用近似商標(biāo)以及在類似商品上使用相同或近似商標(biāo)的，由于注冊(cè)商標(biāo)未使用，消費(fèi)者不會(huì)產(chǎn)生混淆誤認(rèn)，因此，商標(biāo)注冊(cè)人無權(quán)禁止他人的使用。
一、未使用注冊(cè)商標(biāo)司法保護(hù)的現(xiàn)狀審視
對(duì)于未使用注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，司法實(shí)踐中大多認(rèn)為商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)不需要以注冊(cè)商標(biāo)實(shí)際使用為條件。“商標(biāo)權(quán)是一種財(cái)產(chǎn)權(quán)，商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利包括自己使用和禁止他人使用兩部分。這兩部分是獨(dú)立的。商標(biāo)權(quán)人即使自己不使用，只要是商標(biāo)未被撤銷，其他人也不可以使用，商標(biāo)權(quán)人可以行使禁止權(quán)以排除他人使用。”因此，在注冊(cè)商標(biāo)未被撤銷前，被告不得以原告商標(biāo)未使用為由對(duì)原告的商標(biāo)專用權(quán)提出質(zhì)疑。但是對(duì)于侵權(quán)認(rèn)定，司法實(shí)踐中存在著不同的裁判觀點(diǎn)。
多數(shù)法院在侵權(quán)認(rèn)定時(shí)并不考慮注冊(cè)商標(biāo)未經(jīng)使用的因素，在被告于相同或類似商品上使用與原告注冊(cè)商標(biāo)相同或近似商標(biāo)，容易導(dǎo)致消費(fèi)者混淆、誤人的，認(rèn)定被告的行為構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)當(dāng)賠償原告經(jīng)濟(jì)損失。例如在北京御生堂生物工程技術(shù)有限公司訴北京御生堂生物工程有限公司等商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，一審法院沒有考慮在被告開始實(shí)施侵權(quán)行為之前，原告即已停止使用其注冊(cè)商標(biāo)的事實(shí)，以三被告獲利數(shù)額超過原告訴請(qǐng)500萬元的數(shù)額為由，判決對(duì)原告的賠償請(qǐng)求予以全額支持。二審法院考慮到原告停止使用其商標(biāo)的事實(shí)，將賠償金額糾正為50萬元。
有的法院在認(rèn)定被告的行為侵犯原告未使用注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的同時(shí)，認(rèn)為原告商標(biāo)未使用的事實(shí)可以證明被告侵權(quán)行為未對(duì)原告造成實(shí)際經(jīng)營上的損失，因此，考慮到原告未提供經(jīng)濟(jì)損失的相關(guān)證據(jù)，故對(duì)原告經(jīng)濟(jì)賠償?shù)恼?qǐng)求不予支持。在北京中農(nóng)科技術(shù)開發(fā)公司訴被告中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)案中，法院認(rèn)為，原告注冊(cè)商標(biāo)雖然連續(xù)三年沒有使用，但該商標(biāo)尚未被相關(guān)管理部門廢止，仍應(yīng)受到法律保護(hù)。但此情節(jié)能證明被告侵權(quán)行為未對(duì)原告造成實(shí)際經(jīng)營上的損失，因此對(duì)原告經(jīng)濟(jì)賠償?shù)恼?qǐng)求不予支持。
少數(shù)法院允許未使用注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人提起侵權(quán)訴訟的同時(shí)，認(rèn)為原告商標(biāo)未實(shí)際使用，從而無法將雙方標(biāo)志進(jìn)行比對(duì)為由，認(rèn)定被告的行為不構(gòu)成侵權(quán)。在貴州長壽樂保健品公司訴云南紅河光明股份有限公司等注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)糾紛案中，二審法院認(rèn)為，被告“紅河紅”只作為商品名稱使用，與原告注冊(cè)商標(biāo)“紅河”字體、字形不同，文字上也有區(qū)別，且原告未提交有關(guān)“紅河”文字商標(biāo)在產(chǎn)品上使用的證據(jù)，故無法從實(shí)物上加以辨別。從被告“開遠(yuǎn)牌紅河紅”葡萄酒產(chǎn)品瓶貼及外包裝的裝潢看，以購買者的一般注意力為標(biāo)準(zhǔn)，不會(huì)對(duì)商品來源產(chǎn)生誤認(rèn)。
司法實(shí)踐之所以對(duì)未使用注冊(cè)商標(biāo)的侵權(quán)認(rèn)定存在著不同的認(rèn)識(shí)，在于商標(biāo)法對(duì)使用之于注冊(cè)商標(biāo)的效力是否產(chǎn)生影響缺乏明確規(guī)定，這需要在現(xiàn)有注冊(cè)取得商標(biāo)專用權(quán)法律框架下進(jìn)行相應(yīng)的制度解釋。
二、注冊(cè)取得模式下使用之于注冊(cè)商標(biāo)的意義
商標(biāo)法意義上的商標(biāo)并不僅僅是表現(xiàn)于外的記號(hào)本身，而是具有特殊指涉和含義的符號(hào)。從結(jié)構(gòu)上看，商標(biāo)實(shí)際是由使用商標(biāo)的主體、商標(biāo)使用的對(duì)象以及組成商標(biāo)的標(biāo)志三位一體的統(tǒng)一物。首先，商標(biāo)必須采取某種“有形標(biāo)記”的形式。這種“詞語、姓名、記號(hào)或圖案或者其任何組合”構(gòu)成商標(biāo)的能指。當(dāng)法院稱商標(biāo)為“產(chǎn)品來源或出處的標(biāo)示者”時(shí)，實(shí)際上就是指商標(biāo)可以被感知的形式。其次，商標(biāo)必須指涉特定的商品或服務(wù)，這些商品或服務(wù)就是商標(biāo)的對(duì)象。最后，商標(biāo)必須“標(biāo)示和區(qū)別”其對(duì)象，也就是說，商標(biāo)標(biāo)示出產(chǎn)品的出處和該出處的商譽(yù)。出處和商譽(yù)就是商標(biāo)的所指。以海爾商標(biāo)為例，“海爾”是能指，海爾公司的商譽(yù)為所指，而對(duì)象則是附著了“海爾”標(biāo)志的冰箱、空調(diào)等電器。因此，商標(biāo)法中的商標(biāo)權(quán)、商標(biāo)顯著性及侵犯商標(biāo)專用權(quán)等概念都是在上述三元結(jié)構(gòu)這一整體意義上使用“商標(biāo)”一詞，單純的能指，即標(biāo)志本身是不受商標(biāo)法保護(hù)的，而商標(biāo)識(shí)別功能、質(zhì)量保障等功能的實(shí)現(xiàn)亦有賴于能指、對(duì)象及所指組成的三元符合結(jié)構(gòu)的整體再現(xiàn)。
出于鼓勵(lì)商標(biāo)使用人及早注冊(cè)、以維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定的需要，我國商標(biāo)法實(shí)行注冊(cè)取得商標(biāo)權(quán)原則，但這并非意味著使用對(duì)注冊(cè)商標(biāo)沒有意義。從商標(biāo)三元結(jié)構(gòu)的視角看，商標(biāo)注冊(cè)僅僅表明特定的標(biāo)記（能指）與核定使用的商品或服務(wù)結(jié)合具有標(biāo)識(shí)特定商品或服務(wù)出處的可能性，只有對(duì)注冊(cè)商標(biāo)在市場(chǎng)交易過程中持續(xù)的進(jìn)行實(shí)際使用，消費(fèi)者據(jù)以認(rèn)牌購物時(shí)，上述可能性才能轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)性，整體意義上商標(biāo)三元結(jié)構(gòu)才得以形成。因此，商標(biāo)注冊(cè)僅僅使注冊(cè)人取得了將特定標(biāo)記標(biāo)識(shí)出處的可能性轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)性的專用權(quán)。在未實(shí)際使用前，商標(biāo)僅僅表現(xiàn)為能指本身，注冊(cè)人享有的僅僅是形式意義上的商標(biāo)；只有通過使用，能指與對(duì)象結(jié)合產(chǎn)生穩(wěn)定的指涉時(shí)，形式意義上的商標(biāo)才轉(zhuǎn)化為實(shí)體意義上的商標(biāo)。“任何一個(gè)文字形式、圖案或符號(hào)，不管它們天然地多么適合于做某些商品或服務(wù)的標(biāo)記，亦非天然就是其他事物的標(biāo)記。沒有文字、圖案或符號(hào)與特定的商品或服務(wù)這二者在市場(chǎng)上作為‘標(biāo)’與‘本’相聯(lián)系的法律事實(shí)，就不會(huì)產(chǎn)生‘商標(biāo)’這種法律關(guān)系。說到底，商標(biāo)反映的是一種利益關(guān)系，這種利益是通過在市場(chǎng)上把標(biāo)記與商品或服務(wù)不斷地聯(lián)系在一起而產(chǎn)生的。”
綜上，注冊(cè)取得商標(biāo)模式下，未使用的注冊(cè)商標(biāo)僅僅是沒有含義和指涉的記號(hào)，只有實(shí)際使用才能使形式的注冊(cè)商標(biāo)成為“有生命”的真正意義上的商標(biāo)。本案中原告的商標(biāo)雖然已經(jīng)獲得注冊(cè),但是由于未實(shí)際使用,其取得的僅僅是形式意義上的商標(biāo)權(quán),而沒有獲得實(shí)質(zhì)意義上的商標(biāo)權(quán)。
三、未使用對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)效力的影響
一般認(rèn)為，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)包括兩項(xiàng)內(nèi)容：商標(biāo)的使用權(quán)和由使用產(chǎn)生的排他權(quán)，這兩項(xiàng)權(quán)利實(shí)際上是商標(biāo)專用權(quán)的兩項(xiàng)權(quán)能，使用權(quán)是積極權(quán)能，排他權(quán)是消極權(quán)能。就積極權(quán)能而言，商標(biāo)專用權(quán)是注冊(cè)人在核定使用的商品或服務(wù)上使用核準(zhǔn)注冊(cè)商標(biāo)的使用權(quán)，這種使用權(quán)是專屬于注冊(cè)商標(biāo)人的，其他人未經(jīng)許可不得使用。就消極權(quán)能而言，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人可以禁止他人在相同或類似商品上使用相同或近似商標(biāo)。就一般財(cái)產(chǎn)權(quán)而言，積極權(quán)能和禁止權(quán)能的范圍是一致的，但注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)中禁止權(quán)能的范圍要大于使用權(quán)能的范圍，即除了在相同商品上使用相同商標(biāo)，權(quán)利人也有權(quán)禁止他人在類似商品上使用相同或近似商標(biāo)。之所以如此，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織資料指出：“商標(biāo)將其所有人的商品與他人商品區(qū)分開來的基本功能決定了，為防止消費(fèi)者和一般公眾被誤導(dǎo)，商標(biāo)所有人必須能夠制止混淆性近似的商標(biāo)的使用。這是商標(biāo)注冊(cè)賦予商標(biāo)所有人專用權(quán)的本質(zhì)。他必須能夠禁止第三人在其受保護(hù)的商品上對(duì)其商標(biāo)的任何使用行為……而且，由于消費(fèi)者受免遭混淆的保護(hù)，這種保護(hù)一般擴(kuò)展到在類似商品上使用近似商標(biāo)，如果此種使用足以引起混淆的話。”
由此也可以看出，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人并不可以禁止他人在類似商品上使用相同或近似商標(biāo)的所有行為，而僅限于足以引起混淆的使用。所謂商標(biāo)混淆是指相當(dāng)數(shù)量的具有一般謹(jǐn)慎程度的消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品出處發(fā)生混淆誤人。在商標(biāo)保護(hù)的歷史上，混淆最初僅限于產(chǎn)品的直接出處，后來逐漸延伸到出處之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和贊助關(guān)系，完成了從直接混淆向間接混淆的擴(kuò)張。 但無論是直接混淆還是間接混淆，其前提都應(yīng)是存在兩個(gè)分別使用在相同或類似商品上的相同或近似商標(biāo)。實(shí)際上，要造成消費(fèi)者的混淆或者混淆可能性，在消費(fèi)者的認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)中必須事先已經(jīng)存在一個(gè)具有特定指涉的商標(biāo)存在，該商標(biāo)可以帶給消費(fèi)者有關(guān)商品來源、商品質(zhì)量等方面的信息。當(dāng)?shù)谌耸褂门c該商標(biāo)相同或相似的標(biāo)志時(shí)，消費(fèi)者認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)中有關(guān)該商標(biāo)的信息便會(huì)被激活，從而使消費(fèi)者誤認(rèn)為第三人提供的商品來源于注冊(cè)商標(biāo)所指涉的出處，進(jìn)而導(dǎo)致混淆的發(fā)生。而要使消費(fèi)者形成對(duì)特定商標(biāo)的認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)，消費(fèi)者必須事先有機(jī)會(huì)接觸或者購買到標(biāo)有該商標(biāo)的商品，這就要求注冊(cè)人必須將商標(biāo)實(shí)際投入使用，使帶有注冊(cè)商標(biāo)的商品能夠在市場(chǎng)上不斷地給消費(fèi)者以感官刺激和實(shí)際的消費(fèi)體驗(yàn)，進(jìn)而使消費(fèi)者在內(nèi)心將該商標(biāo)的信息固定化。因此，對(duì)于未使用的注冊(cè)商標(biāo)，由于在市場(chǎng)中消費(fèi)者根本無法購買甚至接觸到帶有該商標(biāo)的商品，在認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)中并不存在關(guān)于該商標(biāo)的相關(guān)信息，當(dāng)?shù)谌嗽陬愃粕唐飞鲜褂孟嗤蚪粕虡?biāo)時(shí)并不會(huì)使消費(fèi)者的認(rèn)知網(wǎng)絡(luò)激活，消費(fèi)者自然不可能將第三人提供的商品誤人為來源于商標(biāo)注冊(cè)人。
對(duì)于第三人在相同商品上使用相同商標(biāo)的情形，由于這本屬于注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的積極權(quán)能，不管會(huì)不會(huì)導(dǎo)致消費(fèi)者混淆，這都是商標(biāo)注冊(cè)人專有或者專用的范圍。不管商標(biāo)注冊(cè)人自己有沒有實(shí)際進(jìn)行使用，其他人未經(jīng)許可均不得使用。正如所有權(quán)人對(duì)房屋的專有權(quán)一樣，即使房屋一直空著，無人居住，其他人未經(jīng)許可也不能徑行住進(jìn)該房屋。對(duì)此，雖然國外存在著不同的規(guī)定，一種做法是在相同商品上使用相同商標(biāo)的，則推定為混淆，不需要舉證證明；例如《歐共體商標(biāo)條例》和ＴＲＩＰs協(xié)議的規(guī)定；一種做法是沒有將相同商品上使用相同商標(biāo)單獨(dú)列出，不管是何種使用方式，原告都必須證明被告的商標(biāo)使用行為“有導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)該產(chǎn)品來源發(fā)生誤導(dǎo)、混淆或欺詐的可能”。例如美國《蘭哈姆法》的規(guī)定。但既然我國《商標(biāo)法》第51條明確規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)的專用權(quán)，以核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)和核定使用的商品為限。”那么商標(biāo)法就應(yīng)確保這種使用權(quán)是專屬于商標(biāo)注冊(cè)人。即使注冊(cè)人并未使用，但這屬于注冊(cè)人對(duì)其商標(biāo)的處分--其自愿承擔(dān)不使用被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)。
綜上，在被行政部門撤銷之前，未使用的注冊(cè)商標(biāo)仍應(yīng)受到保護(hù)，只不過保護(hù)的范圍應(yīng)受到限制，即不得禁止他人在類似商品上使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。本案中，一方面，由于被告使用的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)并不是相同商標(biāo)，因此并不會(huì)侵占商標(biāo)法為原告預(yù)留的專有使用空間，并不會(huì)侵犯原告商標(biāo)專用權(quán)中的積極權(quán)能。另一方面，由于原告注冊(cè)商標(biāo)并未實(shí)際使用，而被告在原告注冊(cè)商標(biāo)之前便已經(jīng)開始使用，由于消費(fèi)者能夠看到的只是被告的商品，自然不存在混淆或者誤人的可能性，因此，被告使用的商標(biāo)也不構(gòu)成與原告注冊(cè)商標(biāo)相似的商標(biāo)，并不侵犯原告商標(biāo)專用權(quán)中的消極權(quán)能。為此，法院認(rèn)定被告的使用行為不構(gòu)成侵權(quán)，原告無權(quán)禁止，故駁回原告的訴訟請(qǐng)求。
文/凌宗亮 上海市第二中級(jí)人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)庭
