——評析天津市利鑫達夏星散熱器有限公司訴商標評審委員會、黃磊商標異議復審行政案
被異議商標
本案要旨
我國現(xiàn)行商標法第三十二條規(guī)定中的“他人已經(jīng)使用”系主張權(quán)利的請求人的使用，原則上其他主體的商標使用行為不屬于該條法律規(guī)定所指的使用行為，但在特定情況下，個體工商戶的在先使用行為宜視為在后成立公司的使用行為。
案情
涉案被異議商標為第5522122號“利鑫達LXD”商標（如圖），由河南省自然人黃磊于2006年8月4日向國家工商行政管理總局商標局（下稱商標局）申請注冊，經(jīng)初步審定使用在第11類中心暖氣散熱器、水龍頭、暖氣片、暖氣裝置、裝飾噴泉、供暖暖氣用增濕器、水暖裝置用管子三通、自來水設(shè)備的調(diào)節(jié)和安全附件商品上，在散熱箱蓋、蓄熱器商品上的注冊申請未予初審公告。
在法定異議期內(nèi)，天津市利鑫達夏星散熱器有限公司（下稱利鑫達公司）針對被異議商標向商標局提出異議申請，商標局經(jīng)審查作出（2011）商標異字第25259號裁定，對被異議商標予以核準注冊。
利鑫達公司不服上述裁定，在法定期限內(nèi)向國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商標評審委員會）提出異議復審申請。利鑫達公司在評審階段向商標評審委員會提交了以下主要證據(jù)：利鑫達公司的宣傳冊，該宣傳冊上載有“利鑫達LXD”標志；利鑫達公司委托他人設(shè)計商標的聲明書及憑證復印件；利鑫達公司產(chǎn)品檢驗報告復印件；利鑫達公司產(chǎn)品責任保險單復印件；利鑫達公司產(chǎn)品責任標準復印件；利鑫達散熱器廠在被異議商標申請日前訂立的委托代理及供銷合同復印件等證據(jù)。
2013年12月16日，商標評審委員會作出商評字〔2013〕第135527號《關(guān)于第5522122號“LXD利鑫達”商標異議復審裁定書》（下稱被訴裁定）。該裁定認定：根據(jù)2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十四次會議《關(guān)于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第三十一條保護的在先權(quán)利一般指除商標權(quán)以外的其他權(quán)利。利鑫達公司提交的證據(jù)不足以證明被異議商標的申請注冊侵犯了其除商標權(quán)以外的其他權(quán)利，亦不能證明在被異議商標申請注冊日前，利鑫達公司在被異議商標指定使用商品或類似商品上，使用與被異議商標相同或相近似的未注冊商標并達到有一定影響的程度，故被異議商標的申請注冊未違反第二次修正的商標法第三十一條的規(guī)定。綜上，商標評審委員會裁定：被異議商標在復審商品上予以核準注冊。
訴訟期間，利鑫達公司向一審法院提交如下證據(jù)：利鑫達散熱器廠2004年宣傳冊和利鑫達公司2007年宣傳冊；企商百度競價網(wǎng)絡(luò)服務(wù)訂單，廣告業(yè)務(wù)合同，《北方供暖》廣告發(fā)布合同書，中企和力搜索e路通合同；“天津市利鑫達夏星散熱器有限公司”企業(yè)名稱預(yù)先核準通知書；利鑫達公司設(shè)立登記申請書和工商信息，該份證據(jù)顯示，利鑫達公司成立于2005年6月14日，注冊資本為600萬元，王賀義出資195萬元；王賀義出具說明等證據(jù)。
利鑫達公司向二審法院提交如下證據(jù)：2002年至2005年利鑫達散熱器廠訂立的供銷合同、托運單、送貨單、運輸協(xié)議、往來收據(jù)，其中部分供銷合同中記載“利鑫達牌散熱器”；天津利鑫達散熱器有限公司生產(chǎn)的“利鑫達”牌散熱器獲得的榮譽證書；天津市工商行政管理局寧河分局出具的市場主體基本信息，該信息顯示利鑫達散熱器廠為個體工商戶，經(jīng)營者為王賀義，地址為大北鄉(xiāng)獨立村，且該個體工商戶于2005年12月2日注銷；利鑫達公司在被異議商標申請注冊日前簽訂的銷售合同及相應(yīng)單據(jù)，其中2006年2月27日與宗艷麗訂立的供銷合同，2006年3月2日與天津市亞太地板采暖科技有限公司訂立的供銷合同以及2006年3月3日與西安市未央?yún)^(qū)華億水暖管材工程配套經(jīng)營處簽訂的合同中記載有“利鑫達牌”。
判決
經(jīng)審理，北京市第一中級人民法院判決：維持商標評審委員會被訴裁定。利鑫達公司不服一審判決，提起上訴。北京市高級人民法院二審判決：撤銷一審判決及商標評審委員會被訴裁定；商標評審委員會重新作出裁定。
評析
我國現(xiàn)行商標法第三十二條規(guī)定：申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有在先權(quán)利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標。通常情況下，該條法律規(guī)定中的“他人已經(jīng)使用”系主張權(quán)利的請求人的使用，原則上其他主體的商標使用行為不屬于該條法律規(guī)定的在先使用。但對于已經(jīng)注銷的個體工商戶而言，個體工商戶的業(yè)主將其在先使用的商標投入在后開辦的公司使用，并在保持了商標使用的商業(yè)外觀的特定情況下，可以認定該個體工商戶的使用行為構(gòu)成我國現(xiàn)行商標法第三十二條規(guī)定的在先使用行為。
該案中，利鑫達散熱器廠自2002年開始便在散熱器商品上使用“利鑫達”文字商標，經(jīng)其長期使用，“利鑫達”商標在散熱器商品上已具有一定影響。利鑫達散熱器廠為個體工商戶，其經(jīng)營者是王賀義。2005年6月14日，王賀義作為主要股東發(fā)起設(shè)立了利鑫達公司，并擔任該公司的法定代表人，利鑫達散熱器廠于同年注銷。此后，利鑫達公司在其經(jīng)營活動中沿用了利鑫達散熱器廠原經(jīng)營地址，并銷售相同的商品。因此，雖然利鑫達公司與利鑫達散熱器廠是相互獨立的主體，但兩者在經(jīng)營活動上的特定關(guān)系使得“利鑫達”未注冊商標的商譽得以延續(xù)。由于利鑫達散熱器廠現(xiàn)已注銷，而且根據(jù)利鑫達公司在二審期間提交的證據(jù)，利鑫達公司在被異議商標申請注冊日前在散熱器商品上也使用了“利鑫達”商標，因此利鑫達公司有權(quán)就該商標提出相關(guān)主張。經(jīng)過利鑫達散熱器廠及利鑫達公司的長期使用，“利鑫達”商標在被異議商標申請注冊日前已經(jīng)在散熱器商品上具有一定知名度。根據(jù)在案證據(jù)，黃磊的親屬曾經(jīng)代理銷售利鑫達散熱器，而黃磊作為同業(yè)經(jīng)營者，其理應(yīng)知曉利鑫達公司在先使用“利鑫達”商標，其在同一種或類似商品上申請注冊顯著識別部分為“利鑫達”的被異議商標，構(gòu)成搶注行為，應(yīng)當予以遏制。
（戴怡婷 作者單位：北京市高級人民法院）
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