《商標法》意義上的使用是判定侵權的關鍵
近日，最高人民法院就PRETUL涉外定牌加工商標侵權再審一案作出（2014）民提字第38號民事判決書，認定再審申請人（一審被告）浦江亞環鎖業有限公司根據墨西哥的儲伯公司委托，在其生產的掛鎖上使用“PRETUL”相關標識的行為，不屬于《商標法》意義上的商標使用。此判決公布后在知識產權業界引起廣泛關注，不少業內人士認為這是最高法對定牌加工中的商標侵權問題“定調”，或將影響以后此類案件的判決。
最高法再審判決認為，本案中，儲伯公司系墨西哥PRETUL文字或PRETUL及橢圓圖形注冊商標權利人（商標核定使用在第6類、第8類商品上）。亞環公司受儲伯公司委托生產，在掛鎖上使用“PRETUL”相關標識。該批掛鎖全部出口至墨西哥，并不在中國市場上銷售。該標識不會在中國境內發揮商標的識別功能，不具有使我國相關公眾將貼附該標識的商品與萊斯公司（第3071808號PRETUL及橢圓形商標在國內的權利人）生產的商品的來源產生混淆和誤認的可能。商標作為區分商品或服務來源的標識，其基本功能在于商標的識別性，亞環公司依據儲伯公司的授權，使用“PRETUL”相關標識的行為，在中國境內僅屬物理貼附行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥國使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內并不具有識別商品來源的功能。因此，亞環公司在委托加工產品上貼附的標識，既不具有區分所加工商品來源的意義，也不能實現識別該商品來源的功能，不具有商標的屬性，該公司在產品上貼附標識的行為不能被認定為商標意義上的使用行為。
涉外定牌加工，又稱涉外貼牌加工或OEM。狹義的涉外定牌加工，是指國外某法域中擁有特定商標標識之注冊商標權利人或其被許可人，委托我國加工生產廠商貼牌加工生產該特定商標標識的產品，該產品全部出口至國外某法域銷售，在中國境內沒有任何銷售行為。廣義的涉外定牌加工，是指國外商家委托我國加工生產廠商貼牌加工生產其所指定的商標標識的產品，該產品全部出口至國外指定地域銷售，在中國境內沒有任何銷售行為。
定牌加工人受委托生產加工并提供貼附指定商標的產品的行為是否構成商標侵權，無論在行政執法領域還是司法領域，都是爭議已久的問題。統計數據顯示，2009年中國海關依備案查獲的1342批涉嫌侵權貨物中，屬于國外客商指定品牌委托國內企業生產出口的有323批。這些涉嫌侵權貨物有不少為涉外定牌加工貨物，被海關認定為涉嫌侵犯國內商標權遭到查扣。
北京大成（上海）律師事務所潘娟娟律師梳理了近年來各地法院的判決，撰寫了《OEM民事糾紛十年回顧》一文。她在文中指出，2004年之前，我國地方法院大都判決涉外定牌加工不構成商標侵權。深圳市中院于2002年年底作出“西班牙耐克案”一審判決，后經廣東省高院二審裁定，判決于2004年生效。在該案中，“狹義涉外定牌加工”被認定構成商標侵權。此案判決公布后，一部分法院開始在相關民事判決中認定涉外定牌加工構成商標侵權。
2007年之后事情發生了變化，我國部分地方法院重新開始判決涉外定牌加工不構成商標侵權。2010年7月1日，最高法辦公廳在回復海關總署《關于對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出：“（涉外定牌）產品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬于商標法第52條規定的侵犯注冊商標專用權的行為。”2014年以來，針對廣義的涉外定牌加工行為，更多法院判定不構成商標侵權。
此次最高法對“PRETUL”掛鎖案的再審判決，進一步明確構成《商標法》意義上的商標使用是界定商標侵權的前提，若無《商標法》意義上的商標使用，則判斷是否相同類似商品、是否相同近似商標、是否容易導致混淆，均無實際意義。
