2015年7月30日，美國聯邦第九巡回上訴法院（以下簡稱“第九巡回法院”）在微軟訴摩托羅拉案（案件號14-35493）頒布了一份64頁的判決書，維持華盛頓州西區聯邦地區法院的判決，判摩托羅拉對標準必要專利（即只要產品符合技術標準必定會侵權的專利）的許可過程違反了公平合理不歧視（以下簡稱“FRAND”）條款，因此被判賠償微軟1452萬美元。同時，第九巡回法院也維持了之前地區法院針對FRAND許可費率作出了207頁的判決。
總結
本案對如何評估標準必要專利提供一些程序上的指導，但是沒有提供實際和方便操作的方案或框架。本判決的精彩處反而在合同法、專利法、程序法、國際法、和憲法的應用上，體現了雙方的明星律師和法官們的深厚法律功底。
案情背景
摩托羅拉的兩個專利組合（現已被谷歌購買）一個涉及H.264視頻編碼的ITU標準（以下簡稱“H.264專利組合”），另一個涉及802.11無線區域網的IEEE標準（以下簡稱“802.11專利組合”）。ITU和IEEE的專利政策規定參與標準制定的專利權人必須根據FRAND條款許可專利。
2010年10月，微軟在美國國際貿易委員會（以下簡稱“ITC”）啟動337調查，指控摩托羅拉手機侵權微軟專利，隨后雙方討論了交叉許可的可能性。2010年10月21日和29日，摩托羅拉給微軟發函，要求以每臺裝置價格的2.25%為許可費把它的兩個專利組合許可給微軟。
收到摩托羅拉的函件后，2010年11月微軟在華盛頓州西區聯邦地區法院（以下簡稱“地區法院”）提出訴訟，指控摩托羅拉違反了FRAND條款。第二天，摩托羅拉在同一法院起訴微軟，要求法院禁止微軟使用摩托羅拉的H.264專利。
摩托羅拉隨后也在ITC啟動337調查，指控微軟的Xbox侵權，要求ITC禁止微軟的Xbox進口美國。同時摩托羅拉在德國法庭啟動專利侵權訴訟，要求禁止微軟在德國銷售Xbox。
因為微軟所有的Windows和Xbox的歐洲集貨中心在德國，所以德國的訴訟對微軟的威脅非常大。為了避免可能的禁令給其帶來的經濟損失，微軟馬上把其歐洲集貨中心遷移到荷蘭。
同時，微軟在美國地區法院提交法庭動議，要求地區法院在判決摩托羅拉的禁令訴求是否合理之前，禁止摩托羅拉在德國執行任何可能從德國法庭拿到的禁令。
2012年4月，地區法院批準了微軟的法庭動議，禁止摩托羅拉在德國執行任何禁令。摩托羅拉不服而上訴，第九巡回法院維持地區法院的判決。此時，德國法庭已經判決摩托羅拉有權拿到禁令，但是在德國，禁令不是自動生效。要執行禁令，摩托羅拉必須先交押金（“post a bond”），萬一德國上訴法庭推翻禁令時可以賠償微軟的經濟損失。由于美國的判決，摩托羅拉被迫不能執行德國的判決。
于是，地區法院的訴訟繼續。微軟修改了訴狀，指控摩托羅拉的申請禁令的訴訟違反了FRAND條款造成合同違約。地區法院暫停了所有的專利侵權的審理，先裁決摩托羅拉是否合同違約。
隨后，地區法院判決（1）FRAND條款構成摩托羅拉和標準制定組織之間可執行的合同，（2）作為標準的使用者，微軟可以作為第三方收益者(“third party beneficiary”)執行這份合同，(3)為了遵守FRAND條款，摩托羅拉初始的要約必須是有誠意的，但不需要一開始就是FRAND許可費率，只要最終的費率是FRAND許可費率即可，和（4）摩托羅拉無權拿到禁令。
2012年11月地區法院法官直接庭審，之后2013年4月出法官判決（“bench trial”，沒有陪審團）：（1）摩托羅拉的H.264專利組合的FRAND許可費率是0.555美分，合理的FRAND范圍是0.555—16.339美分和（2）摩托羅拉的802.11專利組合的FRAND許可費率是3.471美分（注：第九巡回法院判決書中寫成了3.71美分，屬于筆誤），合理的FRAND范圍是0.8—19.5美分。合理的FRAND范圍是為了給陪審團一個框架來判定摩托羅拉是否違反FRAND條款。
地區法院的判決基本上同意了微軟的所有觀點，遠遠低于摩托羅拉的訴求（每個Xbox的許可費為4.5美元，即售價的2.25%）。所以該判決一下來，微軟馬上要付給摩托羅拉680萬美元的許可費，摩托羅拉拒絕接受。
2013年9月，陪審團裁定摩托羅拉賠微軟1452萬美元，其中1149萬美元彌補微軟搬遷歐洲集貨中心造成的損失，303萬美元賠償微軟的律師費。
摩托羅拉不服判決，上訴到美國聯邦巡回上訴法院（“Federal Circuit”）。聯邦巡回上訴法院把本次上訴案轉到了第九巡回法院。
上訴主要的爭議點
摩托羅拉提出第九巡回法院對本案沒有司法管轄權，指出專利相關的案件應該由聯邦巡回上訴法院法院審理。第九巡回法院不同意，提出程序上本案之前禁止執行德國禁令的上訴是由第九巡回法院審理的，所以第九巡回法院可以繼續審理本次上訴。何況聯邦巡回上訴法院也同意了把本次上訴案轉到了第九巡回法院。
針對FRAND許可費率，摩托羅拉提出地區法院無權不經過陪審團直接法官判決。但因為摩托羅拉之前同意了地區法院的法官判決，所以第九巡回法院不允許摩托羅拉現在反悔。
摩托羅拉同時指出地區法院對FRAND許可費率的裁決違反了聯邦巡回上訴法院規定的框架（見Georgia-Pacific案的15個因素，具體請參考Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970)，本文就不一一羅列）。第九巡回法院指出本案實質上不是專利案件，而且合同違約案件，所以地區法院不需要嚴格參照Georgia-Pacific案的15個因素，而可以做適度調整。所以維持地區法院的判決。。
針對賠償律師費，摩托羅拉指出根據Noerr-Pennington法律原則，其訴訟行為受美國憲法第一修正案的保護，所以不應該向微軟賠償律師費。第九巡回法院判定該法律原則不適用于合同法。因為摩托羅拉啟動的申請禁令的訴訟違反了FRAND條款，因而違反合同，所以地方法院的判賠律師費沒有錯誤。
點評
本案判決書回味無窮，真是愛不釋手。可點評點實在太多，不能一一列舉。以下是11點拙評。
第一，本案沒有給如何評估標準必要專利提供的這個疑難雜癥提供靈丹妙藥。具體費率還是要參照專利法中Georgia-Pacific案的15個因素，即在著名的專利侵權案Georgia-Pacific案中，美國法庭提出了一個在專利侵權情形下確定合理許可費率的粗略分析框架。
具體來說，法庭在確定侵權者(被許可人)向專利持有者(許可人)應交付許可費率時，應考慮以下Georgia-Pacific因素，包括許可人以往的專利技術許可費水平、被許可人以往向類似技術交付的許可費水平、許可人的專利政策、協議的范圍和特征、專利技術相對于原有技術的改進程度、侵權的程度及在該市場或可比市場中使用本專利或相似技術通常所帶來的利潤率等15個相關因素。
不過FRAND許可費率是受合同法的約束，所以地方法院可以適度的調整參考的因素。在本案中地區法院就對Georgia-Pacific案的15個因素作了適當的修改和調整。
第二，FRAND許可費率的計算過程還是勞民傷財。使用事前競標模型來確定FRAND許可費率的分析框架，原告和被告提供大量資料，以期還原標準建立時的技術和市場結構情景，從而確定當時市場條件下相關標準技術的FRAND許可費率水平，同時雙方提供財務專家的證詞，由陪審團最終決定。如果雙方同意由法官判決的話，也可以。不過估計大部分案件當事人會選擇由陪審團判決，賭一把自己庭審的表現！
第三，今后專利權人對標準必要專利的授權會遇到極大的阻力。本案判決給被許可方提供的新的法律武器，可以通過違反FRAND條款提出合同違約訴訟，甚至可以索賠律師費。
值得注意的是，雖然標準制定組織的專利政策只是專利權人和標準制定組織雙方同意的合約，但是被許可方作為標準使用方，可以作為標準制定組織專利政策的第三方受益人，提出合同違約訴訟。真是妙招！
第四，本案引發的蝴蝶效應還可能迫使一些專利權人策略性的退出標準制定組織。如果不參加標準制定組織的話，自然不受標準制定組織的專利政策的約束，則也不需遵守FRAND條款的合同義務了。
當然，專利權人退出標準制定組織退出標準制定組織早不是什么新聞。幾年前高通等公司就曾策略性的退出過標準制定組織。本案可能讓更多的專利權人作出退出標準制定組織的決定，以免遭受合同違約的訴訟。
第五，如何鑒定是否違反FRAND條款？第九巡回法院并沒有說提出請求禁令的訴訟就直接違反了FRAND條款，而是看個案的細節，比如說要約是否有誠意，要約的費用是否合理等等。
作為專利權人，估計今后會更加謹慎。要約時會表現的（至少會裝作的）非常有誠意，以獲取法官或陪審團的好感。
第六，本案對今后反壟斷案件的影響。有了合同違約，為什么還要用反壟斷？反壟斷除了證明違反FRAND條款以外，還要證明有市場支配地位和濫用其市場支配地位，難度重重。而合同違約，只要證明違反FRAND條款即可，這才是簡單有效的武器，估計會成為被許可方的首選方案（當然違反反壟斷法的后果更嚴重，賠償可能會更多）。
當然在中國已經在行政執法案例和訴訟中采用FRAND原則. 例如，深圳市中級人民法院和廣東省高級人民法院在審理華為訴IDC公司（InterDigital, Inc.）濫用市場支配地位案中認為IDC公司向華為公司索要的許可費遠高于蘋果公司和三星公司，明顯違反了FRAND原則，因而判定IDC公司敗訴。中國發改委反壟斷局在調查IDC公司涉嫌濫用在無線通信標準必要專利市場的支配地位實施價格壟斷行為案中，IDC公司承諾不對中國企業收取歧視性的高價許可費、不將非標準必要專利與標準必要專利進行捆綁許可獲得被終止調查。
第七，本案對今后ITC337調查的影響。因為ITC337調查的法律救濟也是禁令，所以如果專利權人提出ITC337調查的話，有可能也會構成違反FRAND條款。
事實上，近幾年美國法律界對ITC是否應該受理標準必要專利的案件頗有爭議，比如2013年美國司法部和美國專利商標局頒布了《有關受自愿性FRAND許可條款約束的標準必要專利的法律救濟的政策聲明》，就指出ITC的禁令不一定適用于標準必要專利。
如果標準必要專利是要按FRAND條款收許可收費，那不應該給禁令。而ITC沒有法律權利來判賠償，只能給禁令，所以道理上不應該受理標準必要專利的案件。但這可是要剝奪ITC對標準必要專利的管轄權，所以ITC自然不同意。
第八，如何避免干涉其他國家司法程序，但還是達到同樣目的？美國法庭慣用的技巧是約束當事人。本案中，美國法院沒法要求德國法院中止審理（根據國際法，各國司法獨立），但是美國法院很聰明的要求摩托羅拉不能執行德國法院頒發的禁令，有異曲同工之妙！因為摩托羅拉在美國有財產，如果不服從美國法院的命令的話，后果不堪設想，所以只好服從判決。
第九，本案中微軟的主場優勢非常明顯。其實很多法律點的勝負在毫厘之間，如果本案不在微軟的地盤上審理的話，而在摩托羅拉總部所在地芝加哥審理的話，估計法官和陪審團的判決不會這么一邊倒地傾向微軟。所以今后專利權人可能會搶先在自家地盤上提出專利侵權訴訟。
第十，第九巡回法院PK聯邦巡回上訴法院。總體來講，第九巡回法院用了一個罕見的程序法原則得以審理此案，但是明顯對專利相關案件的判決經驗不如聯邦巡回上訴法院。本案判決沒有對今后的案件提供實際和方便操作的方案或框架，所以我們期待聯邦巡回上訴法院今后對類似案件的判決！
第十一，用法律經濟學原理來計算FRAND許可費率？其實如果標準制定組織指定專利政策時就規劃好FRAND許可費率，那么當事人和法庭就不需要浪費資源計算費率了。從法律經濟學的角度，這是對社會最有利的方案。
但是在實踐中，很多標準制定組織不僅不規定FRAND許可費率，還對專利政策的描述故意措詞模糊。這又是為什么呢？原因是標準制定組織為了爭取更多的專利權人參加標準制定，權衡各方利益，最后只能制定一個簡單的專利政策，以免得罪人。
所以還需鉆研的課題是如何運用法律經濟學的原理，結合各國的特殊國情，制定一個FRAND許可費率的策略，才能徹底解決估標準必要專利的這個難題。
花絮
感謝讀者們耐心讀完這篇嚴謹的文章，筆者最后爆料一個花絮輕松一下。
本案雙方的上訴律師是美國最大牌的律師之一。摩托羅拉的上訴律師Kathleen Sullivan是斯坦福大學法學院的前院長，美國前100個大所中歷史上第一個目前也是唯一一個名字在律所名稱上的女律師。微軟的上訴律師Carter Phillips是美國最高院出庭最多的非政府律師，總共在美國最高院出庭辯論過80件案件！不以勝負論英雄。雙方在本案中提出了這么多尖端的法律點，涉及合同法、專利法、程序法、國際法、和憲法的高難領域，實在令人敬佩！
雖然本案判決書對如何評估標準必要專利沒有提供實際和方便操作的方案或框架，但是終結了雙方長達五年的訴訟。更給法律界提供了程序上的指導和多領域尖端法律點的應用，結合筆者的點評，希望給讀者對如何估值標準必要專利帶來一點啟發。（梅雷 梅麗鵬|作者簡介：梅雷是美國美科律師事務所創始合伙人、主管合伙人。梅麗鵬是對外經濟貿易大學競爭法中心研究員）
