——評析李葉飛、韓燕明訴北京新浪互聯(lián)信息服務有限公司侵犯注冊商標專用權糾紛案
本案要旨
注冊商標專用權的效力以商標性使用為限。判斷是否屬于商標性使用，應以商標標識是否用于識別商品來源為標準。如果作為注冊商標的文字本身具有一定含義，則該含義屬于社會公共資源，商標權利人無權禁止他人在原有第一含義范圍內正常使用該文字。
案情
2007年9月7日，國家工商行政管理總局商標局核準李葉飛、韓燕明二人共同申請注冊的第4441141號“拍客”商標，核定使用在第9類計算機軟件等商品上。2014年，北京新浪互聯(lián)信息服務有限公司（下稱新浪公司）在新浪網(wǎng)、新浪微博上推出“新浪拍客”Android版、“新浪拍客”iPhone正式版等客戶端軟件，供用戶免費下載。“新浪拍客”是一款視頻上傳分享應用軟件，提供特效、美化視頻服務，并可將視頻上傳至新浪微博、騰訊微博、人人網(wǎng)等社交平臺。該軟件下載之前以及下載之后，客戶端上均有“拍客”二字。
李葉飛、韓燕明認為，新浪公司在軟件客戶端上使用“拍客”字樣，屬于在同一種商品上使用與其注冊商標相同的標識，侵犯了其注冊商標專用權，據(jù)此請求法院判令新浪公司停止侵權、賠償其經(jīng)濟損失360萬元、公證費1000元。
新浪公司辯稱：“拍客”是對特定人群和行為的描述性詞匯，是指在互聯(lián)網(wǎng)時代下，將自己拍攝的圖片或視頻上傳至網(wǎng)絡平臺與他人共享的一群人，也指該群體的上述行為方式，該詞匯本身已進入公共領域，李葉飛、韓燕明無權壟斷該詞匯禁止他人合理使用；新浪網(wǎng)是知名網(wǎng)站，新浪公司是在自己的網(wǎng)站上描述性使用“拍客”，主觀上沒有搭便車的目的和必要，不存在攀附他人商譽的侵權意圖；新浪公司未將“拍客”作為商標使用，新浪公司擁有大量“新浪”圖形及文字等商標，“新浪”文字及圖形等商標比“拍客”更有知名度和顯著性；新浪公司對“拍客”的使用是描述性使用，沒有混淆可能性；李葉飛、韓燕明未實際使用涉案“拍客”注冊商標，新浪公司不應承擔賠償責任。
判決
北京市海淀區(qū)人民法院經(jīng)審理認為，涉案商標雖然難以認定屬于商品的通用名稱，但卻是來源于網(wǎng)絡社會中人們常用的代表一定文化特征的詞匯符號，具有一定的通用化特征，商標權利人不能禁止他人善意地、非商標意義上的使用。新浪公司在應用軟件上使用“拍客”一詞，其目的是直接告知消費者該款APP移動應用程序的用途，這種使用系對“拍客”一詞匯本意的使用，并非商標意義上的使用，屬于描述性使用“拍客”一詞，應視為商業(yè)上的自由表達，屬于商業(yè)活動允許的正常范圍。故依照我國現(xiàn)行商標法第五十七條第（一）項、《中華人民共和國民事訴訟法》（下稱《民事訴訟法》）第六十四條第一款之規(guī)定，判決：駁回李葉飛、韓燕明的全部訴訟請求。
李葉飛、韓燕明不服一審判決，提起上訴。
北京知識產權法院經(jīng)審理認為，無論從法定還是約定俗成的角度來看，“拍客”一詞均不能被認定在計算機軟件產品（手機客服端）上，已成為通用名稱。新浪公司的使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發(fā)揮表彰和區(qū)分其服務來源作用的商標性使用。新浪公司對“拍客”的使用，是在專門供“拍客”群體使用的一款軟件上作為描述該款軟件的作用或使用群體，且其使用均與該公司的“新浪”或相應圖標結合使用，能夠使得用戶清晰地認識到軟件產品或服務來源于新浪公司，“拍客”本身并沒有發(fā)揮區(qū)分商品來源的商標性作用，且其并無故意誤導公眾的主觀意圖，客觀上也不會導致消費者混淆和誤認，因此，依照《民事訴訟法》第一百七十條第一款，判決：駁回上訴，維持原判。
評析
我國現(xiàn)行商標法第五十九條規(guī)定：“注冊商標中含有的本商品的通用名稱、圖形、型號，或者直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點，或者含有的地名，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用。”人民法院在判斷訴爭商標是否為通用名稱時，應當審查其是否屬于法定的或者約定俗成的商品名稱。依據(jù)法律規(guī)定或者國家標準、行業(yè)標準屬于商品通用名稱的，應當認定為通用名稱。相關公眾普遍認為某一名稱能夠指代一類商品的，應當認定該名稱為約定俗成的通用名稱。被專業(yè)工具書、辭典列為商品名稱的，可以作為認定約定俗成的通用名稱的參考。該案中，“拍客”一詞可以指代互聯(lián)網(wǎng)時代下，將自己所拍的圖片或者視頻上傳到網(wǎng)絡平臺與他人共享的人群以及該類人群的這種行為方式。“拍客”一詞僅指代特定人群及其特定行為，并非涉案軟件手機客戶端的商品名稱，亦非涉案軟件手機客戶端產品上的通用名稱。因此，不能認定“拍客”一詞在計算機軟件產品（手機客戶端）上已成為通用名稱。
作為注冊商標的文字如果本身具有一定含義，注冊商標專用權人無權禁止他人在原有第一含義的范圍內正常使用該文字。該案中，雖然雙方當事人對于“拍客”具體所指的內容存在分歧，但都一致認可，在互聯(lián)網(wǎng)飛速發(fā)展的情況下，“拍客”一詞已經(jīng)能夠指代利用各類相機、手機或DV攝像機等數(shù)碼設備拍攝的圖像或視頻，通過計算機編輯處理后，上傳網(wǎng)絡并分享、傳播影像的一類人群。隨著“拍客”一詞的使用與普及，“拍客”商標在涉案APP移動應用程序上作為商標的顯著性程度大大減弱，其發(fā)揮商品來源功能的效果明顯低于其第一含義的指代作用。消費者在涉案APP移動應用程序上看到“拍客”二字更可能想到的是該款軟件的用途或者適用的人群，而非商品的提供者。商標本身具有的第一含義屬于社會公共資源，注冊商標專用權的保護僅限于商標性使用而不應當作擴張性解釋，否則將會導致商標權利人不當?shù)那终脊操Y源。該款APP移動應用程序系為提供“拍客”用途的專用軟件，其針對的目標消費者為“拍客”，實現(xiàn)的功能亦是拍攝照片或視頻上傳至網(wǎng)絡。鑒于該款軟件與“拍客”第一含義所指代的特定人群具有天然的緊密聯(lián)系，此時“拍客”一詞在該軟件上起到的作用是表明該款軟件的用途，其目的是直接告知消費者該款APP移動應用程序的用途及適用人群，該種使用方式屬于對“拍客”一詞第一含義的使用，而并非發(fā)揮表彰和區(qū)分其商品及服務來源作用的商標性使用。新浪公司在專門服務拍客的軟件上使用“拍客”二字是直接借助了該詞匯的第一含義，這種使用方式應視為商業(yè)上的自由表達，屬于正常商業(yè)活動范圍，不構成商標侵權。
（文/蔣強 作者單位：北京市高級人民法院）
