摘要: 筆者曾經(jīng)代理過兩件同一天提交的外觀設(shè)計專利申請，這兩件專利申請的名稱均為“汽車”（下稱設(shè)計A和設(shè)計B）。設(shè)計A和設(shè)計B的汽車車身整體相同，不同之處在于車身尾部上方，設(shè)計A的尾部上方設(shè)置了擾流板，設(shè)計B的尾部 ...
【思博知識產(chǎn)權(quán)資訊】筆者曾經(jīng)代理過兩件同一天提交的外觀設(shè)計專利申請，這兩件專利申請的名稱均為“汽車”（下稱設(shè)計A和設(shè)計B）。設(shè)計A和設(shè)計B的汽車車身整體相同，不同之處在于車身尾部上方，設(shè)計A的尾部上方設(shè)置了擾流板，設(shè)計B的尾部上方設(shè)置了尾翼。由于擾流板和尾翼占車身整體的比例較小，審查員發(fā)出的審查意見通知書認為二者屬于同樣的外觀設(shè)計，要求專利申請人只能提交其中一件專利申請，否則這兩件專利申請都將被駁回。
在遇到上述情況時，專利申請人應(yīng)如何應(yīng)對？筆者認為有以下幾種應(yīng)對方案：一是按照審查員的要求，選擇保留一件專利申請，撤回另一件專利申請，這種方案比較簡單，但專利申請人失去了另一件專利申請獲得授權(quán)的可能；二是專利申請人爭辯兩件專利申請不屬于同樣的外觀設(shè)計，這樣會導(dǎo)致兩件專利申請均被駁回，在兩件專利申請都被駁回后，專利申請人可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出復(fù)審請求。但在這種情況下，專利申請人的時間和費用成本都會增加。
那么，除了上述兩種解決方案之外，專利申請人還有其他的解決方案嗎？
在日本，一件外觀設(shè)計專利申請應(yīng)僅限于單一形狀的外觀設(shè)計，不允許同一形狀的兩項或者兩項以上的相似外觀設(shè)計包括在一件外觀設(shè)計專利申請中。如果專利申請人希望一件產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計在日本獲得保護，則需要利用日本外觀設(shè)計法中規(guī)定的“關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計”系統(tǒng)來提交專利申請。一組相關(guān)外觀設(shè)計專利申請包含一件主外觀設(shè)計專利申請和至少一件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請。相關(guān)外觀設(shè)計專利申請可以與主外觀設(shè)計專利申請于同一天提交，也可以晚于主外觀設(shè)計專利申請日提交，但是其提交日必須早于主外觀設(shè)計專利申請的公開日。一組相關(guān)外觀設(shè)計專利申請的申請人必須為同一申請人。如果專利申請人提交了多件普通外觀設(shè)計專利申請，而這些普通專利申請涵蓋了多項相似外觀設(shè)計，為了避免重復(fù)授權(quán)，專利申請人可以對這些普通外觀設(shè)計專利申請進行修改，把多件涵蓋相似外觀設(shè)計的專利申請轉(zhuǎn)換為一件主外觀設(shè)計專利申請和多件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請。
在美國，如果提交了兩件外觀設(shè)計專利申請，兩件專利申請中的設(shè)計相似到一定程度，則有可能會產(chǎn)生重復(fù)授權(quán)問題。在這種情況下，專利申請人可以提交一個最終放棄聲明來解決。聲明中表示如果兩件專利申請都獲得授權(quán)，那么專利權(quán)在有效期內(nèi)都將屬于同一權(quán)利人，且一件專利的有效期不得長于另一件專利，即專利“壽命”縮短了。在美國，從授權(quán)之日起算，外觀設(shè)計專利的有效期是14年，因此同天提交的兩件外觀設(shè)計專利申請的有效期可能會不同。通過這種方式，兩件相似外觀設(shè)計申請可以獲得兩項外觀設(shè)計專利權(quán)。
在歐洲，外觀設(shè)計專利申請只進行形式方面的審查，對上述問題一般不審查，相關(guān)的審查在將來可能進行的無效程序中進行。
從上述介紹可以看出，目前各國或地區(qū)對于上述問題采取了不同的處理方式。筆者認為，日本的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計制度是目前最好的解決方案，對于本文開頭所述案件，也可以考慮參照日本的做法，將這兩件外觀設(shè)計專利申請轉(zhuǎn)換為一件主外觀設(shè)計專利申請和一件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請，并且一件主外觀設(shè)計專利申請和一件相關(guān)外觀設(shè)計專利申請在被授予專利權(quán)后不會因互為實質(zhì)相同為由而被無效。雖然這種做法目前還不可行，但筆者以為，其中的一些思想值得借鑒，比如專利申請人在接到審查意見通知書后，是否可以把兩件外觀設(shè)計專利申請合案到一件專利申請中？
對于外觀設(shè)計專利申請而言，合案申請和分案申請有哪些區(qū)別？外觀設(shè)計專利不同于發(fā)明專利和實用新型專利，其保護范圍以圖片或者照片中產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準，也就是說，外觀設(shè)計專利中的圖片或者照片起到了兩方面的作用：一方面是披露外觀設(shè)計專利申請的技術(shù)方案，相當(dāng)于發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的說明書和附圖；另一方面是確定外觀設(shè)計專利申請的保護范圍，相當(dāng)于發(fā)明專利申請和實用新型專利申請的權(quán)利要求書。
發(fā)明專利和實用新型專利的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準，其權(quán)利要求可以通過文字對若干實施方式進行概括，但外觀設(shè)計專利申請的圖片或者照片通常不能概括。因此，將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計放在一件專利申請中實質(zhì)上也是另外一種形式的概括。
對于相似外觀設(shè)計，將若干項合在一件專利申請中能夠避免將來以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險，不會再出現(xiàn)本文開頭時所述案件的情況。但與此同時，專利權(quán)人日后在主張權(quán)利時的范圍也受到約束，僅限于相似設(shè)計的范圍。相反，如果專利申請人分案提交各外觀設(shè)計專利申請，這樣在授權(quán)后能夠主張的范圍大于相似外觀設(shè)計，但有可能面對以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險。
從以上分析可以看出，不論是分案申請還是合案申請，二者既有優(yōu)點，也有缺點。因此，無論是以哪種方式提交專利申請，專利申請人都應(yīng)當(dāng)在提交之前就做好選擇。一旦選擇之后，專利申請人就要自己承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。
在實踐中，我們經(jīng)常遇到的情形是，在相似外觀設(shè)計專利申請的審查過程中，審查員認為其中有一項或幾項外觀設(shè)計與基本設(shè)計不相似而要求專利申請人從該專利申請中刪除。專利申請人通常會按照審查員的要求刪除被認為與基本設(shè)計不相似的某項或者某幾項設(shè)計。有些情況下，專利申請人會將刪除的外觀設(shè)計提交分案。在這種情況下，由于種種原因，如分案授權(quán)的外觀設(shè)計專利會面臨以互為實質(zhì)相同為由而被無效的風(fēng)險。
因此，筆者認為，對于上述類型的外觀設(shè)計專利申請，在審查意見通知書答復(fù)階段給專利申請人合案的機會，是專利申請人以縮小權(quán)利范圍為代價換取兩件外觀設(shè)計專利都獲得授權(quán)，這也是專利申請人可以考慮的一個解決方案。
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