——評析“太行TAIHANG及圖”商標無效行政案
本案要旨
注冊商標到期未續展，但仍處于連續使用狀態，只要其屬于在先使用并有一定影響的商標，仍然可以按照“不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”獲得保護。
案情
第186411號“太行及圖”商標（下稱涉案商標）由山西省晉東南地區太行印刷機器廠（下稱太行印刷廠）于1981年6月1日提出申請注冊，指定使用商品為第7類印刷機。1983年7月5日獲準注冊，經續展專用期限至2003年7月4日止。涉案商標專用期滿后，商標權人未再進行續展，涉案商標現已因期滿未續展被注銷。
太行印刷廠于1996年整體改制為晉城市太行印刷機械有限責任公司（下稱太行印刷機械公司），2004年該公司進入破產清算程序。而后天脊集團晉城化工股份有限公司（后于2006年11月1日更名為山西天澤煤化工股份有限公司）對太行印刷機械公司進行了收購重組，成立了晉城市天澤太行機械制造有限公司（下稱天澤太行公司）。
第4385749號“太行TAIHANG及圖”商標（下稱訴爭商標）由李躍進于2004年11月29日提出注冊申請，指定使用商品為第7類印刷機器等。2011年訴爭商標獲準注冊，專用期限至2017年6月6日止。
2013年8月1日，天澤太行公司對訴爭商標提出撤銷注冊申請。其主要理由為：自1983年其涉案商標“太行及圖”獲準注冊以來，從未間斷使用“太行牌”商標。李躍進曾在太行印刷機械公司工作長達10年之久，在該公司清算期間，李躍進惡意搶注訴爭商標“太行TAIHANG及圖”，嚴重損害了天澤太行公司的合法權益。根據2001年10月27日第九屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第三十一條、第四十二條第二款的規定，天澤太行公司請求撤銷訴爭商標的注冊。
國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱商標評審委員會）經審理認為，天澤太行公司稱其與太行印刷機器廠、太行印刷機械公司一直對“太行牌”商標持續使用，但其提交的榮譽證書主要形成于1999年以前。天澤太行公司提交的購銷合同無其他相關證據佐證，不能證明實際履行。且根據我國公司法的相關規定，公司在清算期間不得開展與清算無關的經營活動，雖然清算組可以進行必要的民事活動，但該民事活動主要針對清算有關的民事活動及相關的民事訴訟活動。天澤太行公司向商標評審委員會提交的部分購銷合同部分形成于清算期間，對該部分證據的真實性，商標評審委員會不予認可。此外，天澤太行公司還向商標評審委員會提交了部分宣傳資料及協會證明，該部分證據或晚于爭議商標注冊申請日，或未顯示形成日期。有關購買“太行牌”印刷機的客戶證明因證言提供主體與天澤太行公司存在密切關系，其證明力不足。綜上，天澤太行公司撤銷理由不成立。商標評審委員會裁定：訴爭商標的注冊予以維持。
天澤太行公司不服商標評審委員會裁定，提起行政訴訟。
判決
一審法院經審理認為，在先注冊商標的使用可以視為在其專用權到期后在先未注冊商標的使用。商標使用是一個事實行為，在判斷商標是否實際使用時，應以該商標在市場上的實際使用狀況為依據進行判斷。破產清算期間使用商標的經營行為是商標的使用行為。因此，原告天澤太行公司一直在持續使用“太行牌”商標。關于有一定影響的問題，原告天澤太行公司提交了在先未注冊商標于1999年以前的部分榮譽證書，證明在先未注冊商標在訴爭商標申請注冊日前獲得了一定的榮譽，在同行業內具有一定聲譽；還提交了部分宣傳資料及協會證明，以及廣告費發票及參加行業展會展位費發票或付款憑證，證明了原告對在先未注冊商標進行過持續的宣傳及推廣的事實。因此，原告天澤太行公司提交的證據在該案中能夠證明其“太行牌”商標在訴爭商標申請注冊日前一直持續使用并有一定影響，具有一定知名度。關于主觀惡意的判斷，一般情況下，商標申請人明知他人在先使用并有一定影響的商標而申請注冊，即可推定其具有利用他人商標商譽獲利的意圖。該案中，李躍進明知在先存在“太行牌”商標，且之前存在使用“太行”字號的不正當競爭行為，因此，李躍進申請注冊訴爭商標具有搶注他人商標的主觀惡意。
經審理，一審法院判決撤銷商標評審委員會被訴決定。商標評審委員會和李躍進不服一審判決提起上訴，二審法院終審判決維持了原判。
評析
該案涉及的實體問題是第二次修正的商標法第三十一條后半段“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”適用問題，鑒于我國現行商標法第三十二條與前述條款規定完全一致，因此，該案的審理思路及判斷標準在我國現行商標法語境中依然適用。注冊商標到期后未續展，如果實際使用并有一定影響的，在滿足不正當手段要件的情況下，依然可以受到法律的保護。該案審理的焦點在于破產清算期間的經營性行為是否可以構成商標性使用行為，在訴爭商標申請注冊日較長時間之前的知名度證據，是否可以作為有一定影響的判斷因素以及訴爭商標申請人的特殊身份及過往糾紛對于不正當手段的判斷影響。
第一，破產清算期間的使用行為是否可以作為商標性使用行為。該案中，原告天澤太行公司提交的“太行牌”商標在專用權到期后的使用證據均為在其前身破產清算期間的購銷合同。根據我國公司法的相關規定，公司在清算期間不得開展與清算無關的經營活動，雖然清算組可以進行必要的民事活動，但該民事活動主要針對清算有關的民事活動及相關的民事訴訟活動，因此，商標評審委員會對使用證據的真實性不予認可。但是關于破產清算期間的商標使用行為的認定不能一概而論，應當針對破產清算期間的使用行為進行具體的判斷，如果其使用行為僅僅為清算活動中的內容，不具有標識商品來源的作用，則不應作為商標性使用；如果其使用方式仍然是作為標識商品來源進行使用，從事一定范圍內的生產經營活動，則可以認定為商標性使用。
該案中，根據原告天澤太行公司提交的太印破產清算組（04）破清字第1號會議紀要等證據可知，在破產清算程序中，太行印刷機械公司破產清算組在不影響債權人利益的情況下，有7個分廠可以進行必要的生產經營活動，且其提交的購銷合同及客戶付款憑證等可以證明2003年至2005年原告天澤太行公司持續銷售印刷機械產品的事實，進而能夠證明原告天澤太行公司一直在持續使用“太行牌”商標。
商標使用是一個事實行為，在判斷商標是否實際使用時，應以該商標在市場上的實際使用狀況為依據進行判斷。我國公司法有關清算組行為能力的規定不是判斷商標使用與否的當然依據，即不能因為在破產清算期間，清算組的行為超出法律規定而否認商標的使用事實。商標到期未續展，雖然不能獲得注冊商標專用權的保護，但如果商標權利人沒有放棄商標權利的意思表示且持續使用商標，依然應當受到法律的保護。
第二，“有一定影響”的判斷要素。一般而言，對于是否有一定影響的判斷應以一定范圍的相關公眾知曉為判斷的標準，通常需要有在先商標在一定范圍內的銷售量、廣告宣傳或者獲獎等證據進行佐證。但是，對于“有一定影響”的時間范圍如何界定，法律并沒有給出明確的規定，這就需要結合我國商標法相應條款的立法目的及保護的對象進行綜合考慮。
該案中，原告天澤太行公司提交的關于知名度證據均為1999年以前，涉案商標專用權期限至2003年7月4日，而訴爭商標申請注冊日為2004年11月29日。商標評審委員會和李躍進提交的在案證據僅能證明在1999年以前涉案商標具有一定影響，在商標喪失專用權后該影響即滅失，因此不能證明在訴爭商標申請注冊日前仍具有一定影響。根據我國商標法中關于不正當手段搶注條款的立法目的來看，主要是為了禁止他人非法搶注在先使用并有一定影響的商標，如果在訴爭商標申請注冊日之前較長一段時間的知名度證據能夠證明該商標具有一定的影響，且該商標在專用權到期后依然持續使用，那么，該商標上承載的商譽并不能因為商標喪失專用權而滅失。同時，原告還提交了商標到期未續展后部分宣傳資料及協會證明，以及廣告費發票及參加行業展會展位費發票或付款憑證，證明了原告對該商標進行持續的宣傳及推廣，對于商標的影響力及商譽進行了持續的維護。因此，可以認定“太行牌”商標在訴爭商標申請注冊日前一直持續使用并有一定影響，具有一定知名度。
第三，不正當手段的認定。關于不正當手段的認定通常按照申請人的主觀狀態進行判斷。一般情況下，商標申請人明知他人在先使用并有一定影響的商標而申請注冊，即可推定其具有利用他人商標商譽獲利的意圖。關于申請人的主觀狀態可以從訴爭商標申請人與在先使用者的關系、申請人的主觀意圖等方面進行綜合考慮。
該案中，訴爭商標申請人李躍進曾為原告天澤太行公司的前身太行印刷機械公司工作長達10年，在其工作期間“太行及圖”商標已作為原告天澤太行公司的注冊商標使用多年，可見，盡管在先商標“太行牌”商標專用期限屆滿未續展已被注銷，但是李躍進對原告一直在持續使用“太行牌”商標是明知的。同時，李躍進曾因為使用“太行”字號被在先生效判決認定構成不正當競爭，綜合這些因素可以認定李躍進申請注冊訴爭商標具有搶注他人商標的主觀惡意。
（文/張玲玲 作者單位：北京知識產權法院）
本文轉自羅云律師網
